OZI4x4 a vendu des pièces Toyota contrefaites après un accord de 145 000 $ — 100 000 $ de dommages-intérêts exemplaires

OZI4x4, un vendeur d'accessoires 4x4 de seconde monte de Nouvelle-Galles du Sud dirigé par son unique administrateur, M. Safi, avait déjà réglé un premier litige avec Toyota : une procédure concernant des plaques de protection, des reniflards et des calandres portant la marque Toyota s'était achevée par un accord du 1er octobre 2021 prévoyant de cesser la vente de pièces marquées Toyota, de faire précéder les références de compatibilité de la mention « suitable for » ou « compatible with », et de payer à Toyota 145 000 $ par versements échelonnés. L'accord autorisait expressément Toyota à invoquer le comportement antérieur pour demander des dommages-intérêts supplémentaires ou exemplaires en cas de récidive.

La récidive eut lieu malgré tout. Les enquêteurs de Toyota ont réalisé des achats pièges de feux arrière HILUX contrefaits — importés de Chine, stockés en Australie et vendus — et d'accoudoirs LAND CRUISER expédiés directement depuis un fournisseur étranger aux acheteurs. Les ventes d'accoudoirs se sont poursuivies après une lettre de mise en demeure du 27 octobre 2022, et après une déclaration des propres avocats d'OZI4x4 selon laquelle les ventes avaient cessé. La cour a jugé les registres de ventes d'OZI4x4 incomplets et s'est déclarée convaincue que davantage de produits contrefaisants avaient été vendus que ne le montraient ces registres.

Devant la Cour fédérale d'Australie, le juge Wheelahan a tracé une ligne selon le mode d'approvisionnement : l'importation et le stockage des feux arrière portaient atteinte à la marque HILUX, mais les accoudoirs expédiés directement ne le faisaient pas — la marque n'apparaissait qu'à la livraison, après la fin du circuit commercial. Dans un cas comme dans l'autre, le comportement violait les dispositions sur les conduites trompeuses de la loi australienne sur la consommation et constituait un passing off de l'achalandage de Toyota, et OZI4x4 comme Safi ont manqué à l'accord transactionnel.

La dissuasion a guidé les montants. La cour a accordé 100 000 $ de dommages-intérêts supplémentaires — Toyota en avait demandé 300 000 $ — et 100 000 $ de dommages-intérêts exemplaires, la réparation ordinaire étant insuffisante pour condamner et dissuader ce comportement, ainsi que des indemnités compensatoires moindres ; après application des règles de concours et 4 800 $ d'intérêts, le jugement final s'est élevé à 171 180 $ contre OZI4x4 et à 21 180 $ contre Safi personnellement, avec les dépens adjugés à Toyota.

Jugements définitifs de 171 180 $A contre OZI4x4 (en liquidation) et de 21 180 $A contre son administrateur, incluant 100 000 $A de dommages-intérêts exemplaires, ainsi que les dépens.

L'accord de 2021 et l'indemnité dissuasive de la cour ont formulé la même leçon : OZI4x4 traitait la poursuite de la contrefaçon comme un coût d'exploitation, la cour en a donc fait un coût élevé.

Les ventes se sont poursuivies après une lettre de mise en demeure et les assurances des propres avocats de l'entreprise — ce qui a donné à l'administrateur une connaissance effective et l'a rendu personnellement responsable comme complice au titre de l'ACL.

Les registres d'OZI4x4 étaient si incomplets que la cour a présumé contre lui des ventes non enregistrées, et une entreprise similaire continuait ses activités par l'intermédiaire d'une autre société liée à Safi.

L'expédition directe a échappé à la contrefaçon de marque mais pas au droit de la consommation : la cour a jugé que des acheteurs raisonnables pouvaient interpréter les marques apposées sur les produits contrefaits comme une approbation ou une indication d'origine de Toyota.

Un accord ignoré est une preuve contre vous : l'accord violé est devenu l'étalon des dommages-intérêts exemplaires — et il engageait personnellement l'administrateur, et pas seulement la société.

OZI4x4 était en liquidation au moment du jugement, de sorte que Toyota n'a pas demandé d'injonction contre la société. La cour a en revanche accordé à Safi une injonction permanente au titre de l'ACL lui interdisant de participer à des déclarations fausses par des entreprises qui lui sont liées, en se fondant sur des éléments montrant qu'une entreprise similaire continuait ses activités par l'intermédiaire d'une autre entité. Toyota a obtenu ses dépens, avec une ordonnance d'indemnisation limitée au dossier de la cour gaspillé lorsque Safi ne s'est pas présenté au procès. L'affaire illustre l'écart : des contrefaçons expédiées directement peuvent échapper au droit des marques tout en engageant la responsabilité au titre du droit de la consommation et du passing off.